Nouvelle procédure douanière pour les marchandises en transit Tiers-Tiers : un silence qui ne fait pas le bonheur des titulaires de droits

Écrit par Philippe Van Eeckhout le . Rubrique: Editorial

Par Philippe Van Eeckhout, Président de la société CONTRATAK S.A.S. (1)

logo-ContratakDepuis le 23 mars 2016, l’article 9-4 du Règlement (UE) 2015/2024 du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2015 est entré en vigueur (2). Cet article permet à nouveau le contrôle des marchandises en transit Tiers-Tiers (3) par les douanes des États Membres de l’UE qui, rappelons-le nous, avait été suspendu suite aux décisions Nokia/Philips du 1er décembre 2011 (4).

Si l’ensemble des titulaires de droits se félicitent de ce texte qui va faciliter la retenue de marchandises contrefaisantes sur le territoire de l’Union, les limitations décidées par le législateur Européen dans la mise en œuvre de ces dispositions risquent de doucher cet enthousiasme.

Outre le fait que ce contrôle ne s’applique qu’aux seules marques communautaires, une condition supplémentaire a été incluse quant à l’existence de droits de Propriété Intellectuelle dans le pays de destination des marchandises.

En effet, l’article 9-4 tel que rédigé permet au déclarant ou détenteur des produits d’éviter la saisie des marchandises dans le pays de transit s’il apporte la preuve que le titulaire de la marque communautaire n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. (Nos soulignés)

Autrement formulé, si le titulaire d’une marque communautaire n’est pas également titulaire d’une marque enregistrée dans le pays de destination, il ne pourra saisir les marchandises dans le pays de transit.

La question restait de savoir comment les douanes françaises allaient interpréter ce texte.  

Le 6 avril 2016, le suspense a été levé.  Tout en rappelant que la procédure prévue par le règlement communautaire 608 /2013 (5) allait s’appliquer, à savoir la mise en retenue des marchandises avec pour le titulaire de la marque la possibilité d’en demander la destruction simplifiée, une petite exception a néanmoins été introduite.

En effet, en application de l’article 23 1 c) (6) du Règlement, les douanes françaises considèrent que l’absence de déclaration expresse du déclarant ou du détenteur des marchandises dans les 10 jours de la notification de la retenue entraîne son acceptation à ladite destruction.  Nous sommes dans l’application de l’adage : qui ne dit mot consent.

Or il s’avère que pour les marchandises en transit Tiers-Tiers, nous vivons un revirement de cette interprétation puisque les douanes ont clairement indiqué que dans ce cas de figure, il était nécessaire d’avoir l’accord express du déclarant ou du détenteur des marchandises pour procéder à la destruction simplifiée des produits contrefaisants.

Ce changement d’interprétation entraîne une conséquence majeure pour les titulaires de marque en ce qu’ils seront maintenant obligés pour saisir les marchandises de procéder par voie judiciaire (civile ou pénale) avec pour corollaire des coûts qui seront, une fois encore, à leurs charges sans réelle possibilité de pouvoir les récupérer dans les poches du contrefacteur. 

Il est assez surprenant de constater qu’à partir d’une disposition obligeant le déclarant ou le détenteur des marchandises de devoir prouver que dans le pays de destination le titulaire de la marque n’a pas de droits pour s’opposer à la saisie des marchandises en transit, on en arrive à forcer ledit titulaire à entamer une procédure judiciaire alors que le déclarant ou le détenteur des marchandises n’aurait pas bougé le moindre orteil pour faire la preuve de l’absence de ce droit dans le pays de destination.

Outre cette incongruité, il existe également des questions pratiques qui demeurent à ce jour sans réponse :

• La première est de savoir où vont les marchandises lors du déclenchement de la procédure de retenue.  En France, la procédure est ainsi faite que lors de la retenue, les douanes ne doivent fournir au titulaire de la marque que le type de marchandises et la quantité réelle ou estimées de ces dernières.

Le seul moyen qu’a le titulaire de la marque de connaître l’origine et la destination des marchandises est de demander la levée du secret professionnel.  Cette demande l’oblige à entamer des poursuites judiciaires à défaut de quoi sa demande d’intervention pourrait être suspendue ou même annulée.

Comment le titulaire de la marque doit-il réagir s’il se rend compte après divulgation des informations sur le pays de destination des marchandises qu’il n’a pas de droits dans ce pays ? 

Va-t-il poursuivre en justice pour conserver sa demande d’intervention au risque de perdre devant celle-ci ?

• La seconde concerne l’attitude des autorités judiciaires. Quelle suite un juge ou un Procureur de la République va-t-il donner à une telle action ? Va-t-il prendre une décision sur la base de la marque communautaire ou demander au titulaire qu’il fasse la preuve de son droit dans le pays de destination ? 

• Enfin, force est de constater qu’une fois encore l’harmonisation des procédures douanières en Europe n’est toujours pas une réalité.  Deux pays (Italie et Grèce) ont décidé de mettre en œuvre une autre approche que celle de la France.  Ces deux pays, qui, comme la France ne sont pas censés donner d’information sur le déclarant ou détenteur des marchandises vont demander au titulaire de la marque de fournir son ou ces certificat(s) d’enregistrement dans le pays de destination afin de procéder à la destruction simplifiée des marchandises.

 Cette approche n’est toujours pas celle proposée par l’article 9-4 du Règlement 2015/2024 mais au moins, le titulaire de droits n’aura pas à s’exposer aux risques de perdre sa demande d’intervention ou de voir son action retoquer devant la justice.

Les prochains mois nous éclairerons sur l’efficacité de cette nouvelle mesure et peut-être qu’un jour, appliquera-t-on enfin le texte de l’article 9-4 tel qu’il devrait l’être. <

Philippe Van Eeckhout

(1)  Philippe Van Eeckhout, Président de la société CONTRATAK S.A.S., est consultant stratégique et opérationnel en matière de lutte anti-contrefaçon. Il est co-auteur avec Élisabeth Pricaz du « Guide anti-contrefaçon » (Bourin Ed., 2009).

(2)  Article 9 - 4  Droit conféré par la marque de l'Union européenne

Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. 

Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil  concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

(3) Pour rappel il s’agit de marchandises en provenance et à destination d’un pays situé en dehors des frontières de l’Union Européenne

(4)  Affaire C 446/09 et C 495/09 – Arrêt Nokia et Philips

(5) Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juin 2013

(6) Article 23 1 c) : le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas, dans ces délais, confirmé qu’il consentait à la destruction des marchandises ni informé les autorités douanières qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé qu’il consentait à leur destruction. (nos soulignés)

(7)  Article 16 1 a) et b) du Règlement 608/2013